Der Vertrieb von gebrauchter Ware ist eine ernsthafte Benutzung einer Marke – die Beweislast für die ernsthafte Benutzung trägt der Markeninhaber

Urteil des EuGH vom 22.10.2020 in den Rechtssachen C-720/18 und C-721/18

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat in seiner Entscheidung vom 22.10.2020 die Anforderungen an die „ernsthafte Benutzung“ einer Marke konkretisiert.

Vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht in Düsseldorf wurde über die Löschung der zugunsten von Ferrari eingetragenen Marke „Testarossa“ verhandelt. Ferrari habe diese Marke nicht ernsthaft benutzt. Sie sei daher löschungsreif. Die Frage, wie der Rechtsbegriff „ernsthafte Benutzung“ auszulegen ist, hat das Oberlandesgericht Düsseldorf dem EuGH vorgelegt.

Nach Auffassung des EuGH genügt für die ernsthafte Benutzung, dass der Markeninhaber gebrauchte, unter der Marke in den Verkehr gebrachte Waren vertreibt. Genügen soll auch, dass der Markeninhaber für die zuvor unter einer Marke vertriebenen Waren bestimmte Dienstleistungen anbietet, vorausgesetzt, die Dienstleistungen werden unter der betreffenden Marke angeboten. Nach der Entscheidung des EuGH reicht es aus, wenn die Benutzung nur in einem schmalen Segment einer großen Warengruppe erfolgt. Diese Benutzung in einem (kleinen) Teilbereich einer großen Warengruppe gilt dann als Benutzung für die gesamte Warengruppe. Die Benutzung für sämtliche Waren einer Warengruppe ist dagegen nach Auffassung des EuGH nicht erforderlich, um den Markenschutz für die gesamte Warengruppe aufrecht zu erhalten.

Die Beweislast für die ernsthafte Benutzung einer Marke trägt der Markeninhaber. Diese Beweislastverteilung erfordert vom Markeninhaber besondere Vorkehrungen.

Hintergrund des Rechtsstreits

Die Marke „Testarossa“ ist seit 1987 als Internationale Registrierung und seit 1990 als Deutsche Marke zugunsten von Ferrari eingetragen. Unter der Marke „Testarossa“ hat Ferrari von 1984 bis 1991 ein Sportwagenmodell und bis 1996 zwei Nachfolgemodelle vertrieben. Von 2011 bis 2016 hat Ferrari unter der Marke „Testarossa“ Ersatz- und Zubehörteile für die zuvor unter dieser Marke vertriebenen Sportwagenmodelle angeboten. Außerdem handelte Ferrari mit gebrauchten Modellen „Testarossa“. Neue Sportwagenmodelle wurden unter dem Zeichen „Testarossa“ nicht mehr angeboten.

Im Rahmen der Auseinandersetzung über die Löschung der Marke „Testarossa“ kam es maßgeblich darauf an, ob Ferrari seine Marke „Testarossa“ ernsthaft rechtserhaltend benutzt hatte. Wird eine Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht rechtserhaltend benutzt, kann sie auf Antrag aus dem Register gelöscht werden. Erforderlich ist eine ernsthafte Benutzung für die im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen.

Das Landgericht Düsseldorf verurteilte Ferrari zur Einwilligung in die Löschung der beiden Marken „Testarossa“. Nach Auffassung des Landgerichts Düsseldorf reichten die Benutzungshandlungen von Ferrari für eine ernsthafte Benutzung nicht aus.

Im Berufungsverfahren legte das Oberlandesgericht Düsseldorf dem EuGH die Frage vor, wie der Rechtsbegriff „ernsthafte Benutzung“ auszulegen ist. Nach der Entscheidung des EuGH muss nun das Oberlandesgericht Düsseldorf neu beurteilen, ob Ferrari die ernsthafte Benutzung darlegen und beweisen kann.

Praxishinweis

Nach der Entscheidung des EuGH muss der Markeninhaber im Löschungsverfahren beweisen, dass er die angegriffene Marke ernsthaft benutzt hat. Diese Beweislastverteilung weicht von der im deutschen Zivilprozess geltenden Beweislastverteilung ab, wonach im Löschungsverfahren eigentlich der die Löschung beantragende Kläger die Nichtbenutzung der Marke durch den Markeninhaber darzulegen und zu beweisen hätte. Den Markeninhaber selbst trifft demnach nur eine sekundäre Darlegungs- und Beweislast.

Die Art und Weise wie auch der Umfang und der Zeitraum der Benutzung einer Marke sollten nach dem Urteil des EuGH daher nachhaltig dokumentiert werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Produktion der unter der Marke angebotenen Waren eingestellt wird. Die Dokumentation der Benutzungshandlungen kann in einem Rechtsstreit den Nachweis einer „ernsthaften Benutzung“ erst ermöglichen oder jedenfalls erheblich erleichtern.

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